#임소현 ♥ [무역관 르포] 연방 상표등록부의 종류, 등록 요건 및 이점

#임소현 ♥ [무역관 르포] 연방 상표등록부의 종류, 등록 요건 및 이점

#임소현 ♥ [무역관 르포] 연방 상표등록부의 종류, 등록 요건 및 이점 | 2018-04-26 00:55:56

박다미 변호사 KOTRA 뉴욕 무역관 IP-Desk


한국 상표법은 먼저 출원한 상표에 대해 우선권을 인정하는 등록주의를 채택하고 있다. 반면, 미국 상표법은 제품/서비스의 출처, 원산지, 품질 등을 나타내는 기능으로 특정 상표를 먼저 상거래에서 사용함으로써 독점적인 권리를 획득하는 사용주의를 표방한다. 미국에서 상업적 사용만으로도 상표의 효력이 인정된다면, 왜 굳이 상당한 비용과 노력이 드는 상표 등록이 필요할까? 연방 상표등록부의 종류와 각각의 등록 요건 및 이점에 대해 알아보자.

연방 상표등록부의 종류

연방 상표 등록 관련업무를 전담하는 미국 특허상표청 (U.S. Patent and Trademark Office)에서는 주등록부 (Principal Register)와 부등록부 (Supplemental Register) 이렇게 두 종류의 상표등록부를 관리하고 있다. 출원인이 주등록부 또는 부등록부를 선택할 수 있으며, 만일 출원서 상에 특정 상표등록부를 명시하지 않으면 특허상표청은 주등록부에 출원 신청하는 것으로 간주하여 심사한다.

주등록부 (Principal Register) 등록 요건과 등록의 이점

주등록부에 상표 등록을 관철시키려면 상표가 본질적으로 식별력이 있거나 (inherently distinctive), 식별력을 획득하여야 한다. 여기서 식별력 요건을 이해하기 위해서는 다음 네 가지 상표 스펙트럼에 대한 설명이 불가피하다. 일반적으로 상표는 (1) 관용명칭 또는 일반명 (generic), (2) 기술적 또는 설명적 (descriptive), (3) 암시적 또는 연상적 (suggestive), (4) 임의적 또는 창조적 (arbitrary or fanciful) 표장 (mark)으로 구분된다.

첫번째 카테고리의 관용명칭 (예: 아세틸살리실산을 가리키는 Aspirin, 투명하고 얇은 막성의 물질을 지칭하는 셀로판 Cellophan)은 어떤 경우에라도 제품/서비스의 출처 표식의 기능을 할 수 없으므로 상표로 인정되지 못한다. 그러나 두번째 카테고리인 기술적인 상표 (예: 가구 및 생활용품 매장 The Container Store, 전자제품 양판점 Best Buy)의 경우, 소비자들이 상표명을 듣고 출처를 연상하는지의 여부를 나타내는 2차적인 의미가 인정되어야 상표의 효력이 발생한다. 단순히 기술적인 표장까지 상표권을 부여하기 시작하면 어떤 제품/서비스를 합법적으로 설명 가능한 표현의 범주가 점점 더 좁아질 것이기 때문이다. 반면, 세번째와 네번째 카테고리인 암시적 상표 (예: 초소형컴퓨터의 소프트웨어를 암시하는 Microsoft, 인조인간을 연상시키는 사용자 상호작용 소프트웨어 Android)와 임의적 상표 (예: Nike, Exxon)는 그 자체로 강한 식별력을 가지므로 2차적인 의미가 별도로 요구되지 않는다.

따라서 위에서 언급한 네 종류의 상표 중, 주등록부에 등록 가능한 대상은 다음 세 가지의 경우에 한한다: 첫째, 기술적인 상표가 출처를 연상시키는 2차적인 의미를 획득한 경우, 둘째, 암시적인 상표, 그리고 셋째, 임의/창조적인 상표.

하지만 이와 같은 식별력 기준을 충족하더라도 주등록부에 등록이 불가능한 표장들이 있다. (1) 기만적인 표장, (2) 특정 인물이나 기관, 신념, 국가 상징물과의 연관성을 거짓 암시하는 표장, (3) 연방/주/시/외국의 국기 (flag), 문장 (coat of arms), 혹은 기타 휘장 (other insignia)으로 구성된 표장, (4) 동의없이 사용하는 특정 생존 인물의 이름, 초상, 서명으로 구성된 표장, (5) 선등록/선사용 상표나 상호와 유사하여 혼동 가능성, 실수, 또는 기만을 일으키는 표장, (6) 성질을 기술하거나 기만적으로 잘못 기술하는 표장, (7) 지리적 기술 또는 기만적인 지리적 오기에 해당하는 표장, (8) 흔한 성 (surname)으로 구성된 표장, (9) 전체적으로 기능적인 면에 해당하는 표장 등이 연방상표법 15 U.S.C. § 1052에서 규정한 주등록부 등록 거부 대상이다. 참고로 1052(a) 조항은 특정 인물을 비방하거나, 부도덕하거나, 스캔들을 일으키는 상표 또한 등록이 거절될 수 있다고 명시하고 있다. 그러나 2017년 연방대법원 판례인 Matal v. Tam, 137 S. Ct. 1744 (2017)과, 연방순회항소법원 판례인 In re Brunetti, 877 F.3d 1330 (Fed. Cir. 2017)는 이와 같은 이유로 상표 등록을 거부하는 것이 수정헌법 제1조가 보호하는 표현 상의 자유를 침해한 것으로 위헌이라고 판시한 바 있다.

주등록부에 상표를 등록하게 되면 다음과 같은 효과 및 이점들이 있다.
  ㅇ 해당 상표에 대한 등록자의 소유권이 대중에게 통지된 것으로 간주한다. 그러므로 주등록부 상표 출원/등록 이후에 제3자가 이미 등록된 상표를 사용하는 것은 비록 해당 상표가 이미 출원/등록된 사실을 인지하지 못하고 사용한 경우라 하더라도 선의에 의한 사용으로 인정되지 않는다.
  ㅇ 등록자의 상표 소유와 상거래에서 해당 제품/서비스에 관해 배타적으로 등록상표를 이용할 권리에 대해 법률 상의 추정을 받는다. 따라서 상표권 소송 시 법원은 등록자를 상표 소유권자로 자동 인정하며, 실제 등록자가 상표를 소유하지 않는다는 것을 입증할 책임은 상대방에게 있다.
  ㅇ 출원서 제출일이 표장의 추정사용일로 간주된다. 등록자가 상표를 실제로 사용하지 않았다 하더라도 출원일을 기준으로 전국적인 우선권을 부여 받으므로, 상표 선사용자가 누구인지가 결정적인 상표권 소송에서 주등록부에 상표를 등록해 보유하고 있다는 점은 등록자에게 법적으로 유리한 고지를 점하게 해 준다.
  ㅇ 상표권을 침해하는 외국 상품이 미국 시장에 수입되는 경우, 이를 막기 위해 미국 관세국경보호청 (U.S. Customs and Border Protection)에 상표등록서를 제출할 수 있다.
  ㅇ 상표 등록 후 5년이 경과하면 등록 제품/서비스와 관련해서 상거래에서 독점적으로 상표를 사용할 수 있는 등록자의 권한이 불가쟁력 (incontestability), 즉, 더 이상 다툴 여지가 없는 지위를 확보하게 되어 더 높은 수준의 보호를 받는다. 주등록부 등록은 등록상표 및 등록의 유효성, 등록자에 의한 상표 소유권, 등록상표를 상거래에서 배타적으로 사용할 수 있는 등록자의 권리에 대한 결정적인 증거로 쓰인다. 이는 상표가 관용명칭이 아니고, 출처 표식의 기능을 다하고 있으며, 상표 사용이 중단된 (abandoned) 상태가 아니라는 것을 뜻한다. 따라서 상표권 분쟁 또는 소송 상황에서 등록자에게 매우 유리한 입장을 제공한다.
  ㅇ 연방상표등록마크 ®을 사용할 권한이 부여된다.  
  ㅇ 연방법원에서 주등록부 등록상표에 관한 소송을 제기할 수 있다.
  ㅇ 연방 상표 주등록부 등록증을 외국에서 상표 등록의 근거로 사용할 수 있다.
  ㅇ 제3자가 주등록부에 선등록된 상표와 동일하거나 혼동을 야기하도록 유사한 상표를 출원/등록 시도하면 특허상표청에서 거부 통보를 내려, 실질적으로 선상표권자의 권리를 집행하는 역할을 한다.

부등록부 (Supplemental Register) 등록 요건과 등록의 이점

부등록부는 고유의 출처 식별력이 없어서 주등록부에 등록은 불가능하지만, 상표권자의 제품이나 서비스를 제3자의 것들로부터 구별 가능한 상표들을 등재한 장부이다. 위에서 언급한 네 종류의 상표 스펙트럼 중 두번째 카테고리인 기술/설명적인 (descriptive) 표장이 출처 표식의 2차적인 의미를 획득하기 전 상태가 부등록부 등록 대상에 해당한다. 다만, 주등록부와는 달리 부등록부에는 사용예정 (intent-to-use)을 바탕으로 한 출원이 불가능하다.

주등록부에 등록된 상표보다 법적 보호수준이 훨씬 미약하긴 하나, 부등록부에 상표를 등록하게 되면 다음과 같은 효과 및 이점들이 있다.
  ㅇ 연방상표등록마크 ®을 사용할 권한이 부여된다. 
  ㅇ 연방법원에서 부등록부 등록상표에 관한 소송을 제기할 수 있다.
  ㅇ 연방 상표 부등록부 등록증을 외국에서 상표 등록의 근거로 사용할 수 있다.
  ㅇ 제3자가 부등록부에 선등록된 상표와 동일하거나 혼동을 야기하도록 유사한 상표를 등록 시도하면 특허상표청에서 거부 통보를 내릴 확률이 높다.
  ㅇ 부등록부 등록상표는 유사상표 사전 검색/조사과정에서 검색되고, 검색 리포트 (search reports)에 기재되므로 타인/타사가 상표권 분쟁 위험을 낮추기 위해 동일하거나 유사한 상표 선택을 피하도록 유도할 확률이 높다.
  ㅇ 계속적인 상표 사용과 홍보로 시장에서 상표 인지도를 높여 차후에 2차적인 의미를 확보할 수 있는데, 이 경우 주등록부에 상표 출원/등록이 가능해진다.

결론

위에서 살펴본 것처럼 연방 상표 등록은 다양한 사업적, 법적 이점을 수반한다. 상표권자에게 가장 강력한 법적 보호막을 제공하는 주등록부에 등록 성공률을 높이기 위해서는 출처 식별력이 강한 표장, 즉 암시적 또는 임의적 표장을 선택하는 것이 전략적으로 유리하다. 다만, 마케팅의 측면에서는 기술적인 표장이 임의적인 표장보다 제품/서비스 소개에 보다 더 효과적일 수도 있는데, 기술적인 표장이 주등록부에 등록되려면 출처를 나타내는 2차적인 의미를 획득해야 한다는 부담이 있다. 설령 2차적인 의미 확보 요건을 아직 갖추지 못했다 하더라도 기술적인 표장의 경우 부등록부에 등록하면 상표자의 권리를 일정 부분 보호받고 차후에 제3자가 유사상표를 사용하는 것을 저지하는 효과를 기대할 수 있다.

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